我國企業篳路藍縷於國際競爭、漸露頭角之際，常威脅到先入市場的國外企業，進而遭到這些先入者以專利訴訟阻礙。當面臨到這樣的干擾時，我國企業應有因應的策略與模式。本專欄即在介紹一常被忽略的對抗機制，也就是本文所稱「善意先實施」或一般所稱的「先用權」。

首先，「先用權」的由來是這樣。各國專利制度對於取得專利保護的創作，提供了專利權人獨佔的、實施（使用、製造、販賣、販賣的要約、進口等）該創作的權利。由於獨佔的關係，多個相同的創作，只能有一個能取得專利，這就是專利制度最重要的、所謂的「一創作一專利」原則。為了維繫這個原則，世界各國多採「先申請」原則，亦即多個相同的創作先後申請專利，主管機關是將專利權授予最先申請者。

「先申請」原則的優點是簡單、明確，也有鼓勵儘早申請專利的效果。但可以想見的是，最先申請、乃至取得專利權的人或企業，未必是最先創作、發明者。因此，很可能發生的一種情境就是較先創作/發明者反遭較後創作/發明、但取得專利者提告侵權。這對不知道、或是選擇不申請專利的較先創作/發明者不啻是一種「懲罰」。

為了衡平雙方的權益，對在一專利申請前，就已經開始實施（使用、製造、販賣、進口等）者，各國多有提供這些非常可能是在該專利申請前就先完成創作/發明者，或者至少已經知道創作/發明內容者一定程度的保護。我國規定該專利權的「效力不及」於在其申請前已經實施（或尚未實施，但已經完成實施的準備，例如已經已完成發明之設計圖或已經製造或購買所需的設備或模具等）；也就是專利權人必須容忍這種早於其申請的使用、製造、販買等行為。但為了避免被濫用，我國也規定這種「先實施」必須是「善意」的，也就是先實施人不是從該專利申請人得知創作/發明的內容（如果是，那就顯然不是較先創作/發明者）、也明知該專利申請人有意申請專利、而且也沒有在得知後一年內搶先實施。

換言之，如果國內企業被指侵害他人專利權的產品，在其申請前其實已經開始製造、販賣，就算產品真的有落入對方的專利權範圍，除了以其他機制對抗外，還可以主張自己屬「善意先實施」，對方專利權「效力不及」於己方的產品。進一步言之，在接獲對方的警告函時，應進行的一項調查就是查證己方被指侵權的產品，其製造、販賣等日期是否早於該專利的申請日。

可預料主張「善意先實施」的最大困難應在於提出可以佐證己方先實施的有效證據。以最近發生之智財法院109年度民專訴字25號判決(109.11.06)、109年度民專上字第49號判決(110.07.29)為例，該案被告為一日商之台灣分公司，其提出了相關產品在日本商品展示會的產品海報、展示及操作產品之展示會場照片、已在日本展示並發行的型錄、登載產品及價格的網站資料、提供給經銷商的產品照片、規格、建議售價、預訂單，被告也提出自日本進口產品的發票及裝箱單，以主張自己有在系爭專利申請前就已經從事「販賣的要約」與「進口」的事實。結果，雖然智財法院認定被告產品確有侵權，但前述「善意先實施」的主張為智財法院所採納而駁回了原告的請求。

是以，「善意先實施」確實為一有效的對抗機制。專利侵權的被告除了採取其他對抗機制外，也應積極提出多樣證據，證明自己被指侵權的產品早於專利申請的使用、製造、販買等時點，以期法院作出有利己方的判決。

(本文由國立臺灣大學機械工程學系與工業工程學研究所特聘教授陳達仁、國立臺灣科技大學專利研究所副教授管中徽共同執筆)